上期回顧：
在本系列上一篇文章中，我們主要介紹了申請美國專利過程中的一些實(shí)務(wù)干貨。本文中，筆者與大家分享一些國外企業(yè)在進(jìn)行專利管理方面的策略及實(shí)踐。
對于在中國完成的發(fā)明申請美國專利，目前中國企業(yè)的一種常見做法是先撰寫并提交中國專利申請，然后中譯英通過PCT（專利合作條約）或者《巴黎公約》進(jìn)入美國。
而不少國外企業(yè)對于在中國完成的發(fā)明（比如由跨國企業(yè)的中國研發(fā)中心完成），常常是先以英文撰寫好美國專利申請但不提交，然后英譯中先提交中國專利申請以及請求保密審查，這樣滿足中國《專利法》第19條關(guān)于保密審查的要求，然后再將已經(jīng)寫好的美國專利申請通過《巴黎公約》進(jìn)入美國。
這種做法不無道理。以英文作為初稿撰寫語言有很多好處。首先是其進(jìn)入歐洲等主流地區(qū)無需再進(jìn)行翻譯，其次一般認(rèn)為以美國專利為標(biāo)準(zhǔn)撰寫的文書質(zhì)量較高，進(jìn)入其他地區(qū)能夠提升授權(quán)成功率和專利質(zhì)量。但這對代理人的能力提出了較高的要求。
筆者曾經(jīng)處理過很多基于中國專利申請然后中譯英進(jìn)入美國的申請，由于語言和法律的差異，中文翻譯成英文的權(quán)利要求容易導(dǎo)致在中國法律下常用的一些語言，翻譯后在美國法律下卻是應(yīng)該避免的語言。一個(gè)常見例子是中國專利申請中的方法權(quán)利要求中常會(huì)用到“第一步”“第二步”這樣的詞匯，然而在美國方法權(quán)利要求中這類詞匯是應(yīng)該避免的，因?yàn)橹灰獩]有這類明確順序的詞匯，美國方法權(quán)利要求中步驟實(shí)施的順序是無限制的。另一個(gè)普遍問題是中文權(quán)利要求中常用的詞匯諸如“模塊”“單元”翻譯過后則是“module”“unit”。而“module”“unit”這類詞匯在美國專利申請中很容易被審查員解釋成means-plus-function，而導(dǎo)致過窄的保護(hù)范圍，因而是應(yīng)該避免的語言。
美國法律有明確的專利期調(diào)整制度（Patent Term Adjustment - PTA），補(bǔ)償由于美國專利局（USPTO）自身審查延誤導(dǎo)致的專利期損失。USPTO自身審查延誤往往會(huì)導(dǎo)致專利的授權(quán)日（issue date）延后，致使從授權(quán)日到專利過期日的專利期變短，因此需要補(bǔ)償，也就是相應(yīng)延后專利過期日。
美國PTA補(bǔ)償是由USPTO自動(dòng)給予專利權(quán)人，無需申請。PTA具體補(bǔ)償天數(shù)會(huì)出現(xiàn)在USPTO的授權(quán)通知Issue Notification中，也會(huì)出現(xiàn)在公開的專利文件首頁。實(shí)際情況中補(bǔ)償天數(shù)時(shí)常能達(dá)到幾百天，對于專利權(quán)人來說無論是收取許可費(fèi)或者發(fā)起侵權(quán)訴訟都是不應(yīng)忽視的一個(gè)因素。
中國2020年修訂的《專利法》第42條也規(guī)定了類似的專利期調(diào)整制度，包括：自發(fā)明專利申請日起滿四年，且自實(shí)質(zhì)審查請求之日起滿三年后授予發(fā)明專利權(quán)的，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局應(yīng)專利權(quán)人的請求，就發(fā)明專利在授權(quán)過程中的不合理延遲給予專利權(quán)期限補(bǔ)償，但由申請人引起的不合理延遲除外。另外，為補(bǔ)償新藥上市審評占用的時(shí)間，對在中國獲得上市許可的新藥相關(guān)發(fā)明專利，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局應(yīng)專利權(quán)人的請求給予專利權(quán)期限補(bǔ)償。補(bǔ)償期限不超過五年，新藥批準(zhǔn)上市后總有效專利權(quán)期限不超過十四年。根據(jù)該規(guī)定，在中國，申請人需要主動(dòng)提出申請才能獲得專利期限的補(bǔ)償。
在美申請專利比在中國昂貴得多。中國發(fā)明專利的官費(fèi)僅900元（10項(xiàng)權(quán)利要求），而美國專利則高達(dá)1820美元/件，申請批準(zhǔn)后還需要支付授權(quán)費(fèi)1200美元。這還不算在申請過程中所需的官費(fèi)，從零到上千美元甚至更高都有可能。申請過程中產(chǎn)生官費(fèi)的情況主要包括提交一次甚至多次繼續(xù)審查請求（Request for Continued Examination）或者上訴。所以怎么多快好省地申請美國專利是企業(yè)必須考慮的問題。以下是一些省錢秘笈：
（1） 雖然基礎(chǔ)消費(fèi)高，但該費(fèi)用下，可以最多容納20個(gè)權(quán)利要求，3個(gè)獨(dú)權(quán)。就看專利代理人能不能幫企業(yè)充分利用了。
（2） USPTO對于大學(xué)以及500雇員以下規(guī)模的中小型企業(yè)所有官費(fèi)減半。并且，符合要求的申請人在提交專利申請時(shí)直接主張小實(shí)體狀態(tài)（small entity status）并繳納50%官費(fèi)即可，無其他手續(xù)。
（3） 專利撰寫時(shí)對權(quán)利要求范圍作出合理規(guī)劃，避免提出繼續(xù)審查請求。這樣能省下相當(dāng)數(shù)額的官費(fèi)及律師費(fèi)。這很大程度上取決于專利律師的代理經(jīng)驗(yàn)。實(shí)務(wù)中，筆者在撰寫時(shí)會(huì)有意在權(quán)利要求中包含1-2個(gè)較窄的從權(quán)，目的是爭取收到第一次通知（Non-final Office Action）時(shí)這1-2個(gè)從權(quán)包含可批準(zhǔn)內(nèi)容（allowable subject matter）。此時(shí)企業(yè)處于可自主選擇的地位，既可以接受這1-2個(gè)從權(quán)獲得快速授權(quán)，也可以去爭辯獲得更廣的獨(dú)權(quán)。如果爭辯成功最好，如不成功，仍然可以在收到第二次通知（Final Office Action）時(shí)接受這1-2個(gè)從權(quán)，從而避免提出繼續(xù)審查請求。
具有成熟專利實(shí)踐的企業(yè)內(nèi)部通常將專利申請按重要程度分級，一般會(huì)分為三級到五級，主要是按該專利申請所保護(hù)的技術(shù)對公司重要程度來決定。比如最高一級的專利申請將來有可能成為標(biāo)準(zhǔn)必要專利，而最低一級的專利申請則主要是為了擴(kuò)充專利庫。
這種分級制度一個(gè)很重要的作用是告知外部律師不同分級對應(yīng)不同的申請策略，因而對外部律師的工作目標(biāo)有了明確的指導(dǎo)。比如對最高一級的專利申請，企業(yè)往往要求外部律師在撰寫時(shí)權(quán)利要求范圍廣一些，而在申請過程中則不輕易修改權(quán)利要求，在申請策略上也不追求盡快獲得批準(zhǔn)，而是追求能夠獲得的最廣的保護(hù)范圍，并且為此不惜花更多的費(fèi)用提交繼續(xù)審查請求或者上訴。對于中間級別的專利申請，則以追求合理保護(hù)范圍為目標(biāo)，外部律師可以修改權(quán)利要求以獲得批準(zhǔn)，但對于審查員明顯不合理的拒絕，在企業(yè)法務(wù)的授權(quán)下也可以提交繼續(xù)審查請求或者上訴。而對于最低一級的專利申請，則要求外部律師在撰寫時(shí)權(quán)利要求范圍窄一些，申請時(shí)允許甚至鼓勵(lì)外部律師為了盡快獲得批準(zhǔn)而修改權(quán)利要求。
另外，專利分級制度可以幫助企業(yè)決策是否需要繼續(xù)為已經(jīng)授權(quán)的專利支付年費(fèi)。眾所周知，發(fā)明專利的年費(fèi)隨著年限的提高而增加。對于擁有大量授權(quán)專利的企業(yè)來說，每年的專利年費(fèi)是一筆不小的成本。專利分級制度可以幫助該類企業(yè)有效地篩選出已經(jīng)被市場淘汰的技術(shù)、或已經(jīng)不再需要繼續(xù)維護(hù)的專利，從而幫助企業(yè)降低成本。
筆者認(rèn)為這種專利申請分級制度能夠有效地促進(jìn)公司與外部律師的合作，并且能夠做到在有限的財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)對公司的專利組合做出最佳規(guī)劃和安排。
筆者在美工作期間曾赴硅谷參與跨國企業(yè)的專利挖掘（Invention Harvest），現(xiàn)將其模式做個(gè)簡要描述供中國企業(yè)參考。
在硅谷，跨國企業(yè)一次專利挖掘周期一般會(huì)持續(xù)一到兩天，每天會(huì)和該企業(yè)至少一個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)（通常包括10-20人左右的研發(fā)人員）面對面討論該團(tuán)隊(duì)最近一段時(shí)間（比如半年）的研發(fā)進(jìn)展。在討論前1-2周通常研發(fā)人員會(huì)把描述研發(fā)進(jìn)展的PPT發(fā)給外部律師，這樣外部律師對于所要討論的技術(shù)內(nèi)容已有初步了解。
面對面討論時(shí)，該研發(fā)團(tuán)隊(duì)骨干成員會(huì)依次對其所負(fù)責(zé)的各個(gè)具體研發(fā)項(xiàng)目依據(jù)PPT做介紹。外部律師的主要工作則是通過討論，找到并當(dāng)場記錄下每一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目中有哪些獨(dú)立的發(fā)明點(diǎn)。
專利挖掘結(jié)束后，外部律師回到律所會(huì)再進(jìn)行評估，將認(rèn)為可申請專利的發(fā)明點(diǎn)整理出一個(gè)推薦申請清單發(fā)給企業(yè)法務(wù)。企業(yè)法務(wù)會(huì)根據(jù)企業(yè)需要決定同意申請，合并多個(gè)相關(guān)發(fā)明點(diǎn)為一個(gè)申請，或者否決申請。企業(yè)法務(wù)通常會(huì)同意外部律師的大多數(shù)推薦。
聯(lián)系作者
瞿淼
金杜律師事務(wù)所
知識(shí)產(chǎn)權(quán)部 合伙人
qumiao@cn.kwm.com
李爭
金杜律師事務(wù)所
知識(shí)產(chǎn)權(quán)部 顧問
lizheng8@cn.kwm.com
杜承彥
金杜律師事務(wù)所
知識(shí)產(chǎn)權(quán)部 資深律師
duchengyan@cn.kwm.com
