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來源：四惠知產(chǎn)
作者：馬德剛
技術(shù)自由實施調(diào)查及專利侵權(quán)風險評估報告工作模板
致：客戶名稱
序言
承辦機構(gòu)簡介：承辦律師簡介：委托方簡介：委托目的簡介等。
為保證【客戶名稱】（以下簡稱“貴司”）生產(chǎn)的指定產(chǎn)品及其生產(chǎn)方法之相關(guān)技術(shù)（以下簡稱“被評估對象”）可以在中國境內(nèi)自由實施，貴司擬委托【本機構(gòu)名稱】（以下簡稱“本所”）識別出風險專利或根據(jù)【貴司】指定專利進行專利侵權(quán)風險分析，以利規(guī)避競爭風險、爭取競爭優(yōu)勢。本所愿受貴司委托從事上述技術(shù)自由實施盡職調(diào)查及專利侵權(quán)風險分析及評估工作。在技術(shù)自由實施盡職調(diào)查和專利侵權(quán)風險分析及評估的基礎(chǔ)上，本所進一步調(diào)查和分析針對風險專利的應(yīng)對方案，并根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果制作《專利風險分級表》，供貴司作為配置風險管理資源的參考。
第一部分 工作范圍
本報告中所指的技術(shù)的自由實施（Freedom to Operate或FTO)系指實施人（貴司）可在不侵犯他人專利權(quán)的前提下對該技術(shù)自由地進行使用和開發(fā)，并將通過該技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品投入市場。盡管廣義的自由實施（FTO）還包括實施該技術(shù)時不違反其它法律法規(guī)的規(guī)定，但本次自由實施（FTO）盡職調(diào)查（下稱“FTO盡職調(diào)查”）則僅指對實施該技術(shù)是否可能侵犯他人專利權(quán)，不包括是否違反其他法律法規(guī)的規(guī)定而進行的調(diào)查和研究。
與本次技術(shù)自由實施調(diào)查相關(guān)的專利侵權(quán)風險分析方法不同于民事訴訟中的專利侵權(quán)判定方法。具體而言，本次專利侵權(quán)風險分析僅僅判斷被評估對象技術(shù)特征是否落入了風險權(quán)利獨立權(quán)利要求保護范圍之中，且本次分析僅僅遵循字面侵權(quán)原則而不適用等同侵權(quán)原則，不考慮是否存在以生產(chǎn)經(jīng)營為目的制造、使用、銷售、許諾銷售、進口與被評估對象有關(guān)的行為，也不考慮專利無效抗辯、現(xiàn)有技術(shù)抗辯、先用權(quán)抗辯等因素，因此最終的判定結(jié)果可能與相關(guān)人民法院的審理結(jié)果并不一致，本所并不因評估結(jié)果與法院判決不一致能承擔任何經(jīng)濟、法律或執(zhí)業(yè)責任。
歸納貴司指定產(chǎn)品及其生產(chǎn)方法的技術(shù)特征；根據(jù)貴司的指示檢索并識別出特定主體名下對貴司具有威脅的中國風險專利；將貴司產(chǎn)品及其生產(chǎn)方法與識別出來的風險專利進行分析比對，出具《專利侵權(quán)風險評估報告》。
該等《專利侵權(quán)風險評估報告》僅用于針對特定專利向貴司提供貴司指定產(chǎn)品及其生產(chǎn)方法的侵權(quán)風險，其目的并不包括檢索并窮盡全部中國生效專利并在在基礎(chǔ)上進行專利侵權(quán)風險分析。
風險專利應(yīng)對方法調(diào)查和分析以《確認風險專利列表》為基礎(chǔ)，《專利風險分級列表》以風險專利應(yīng)對方法調(diào)查和分析為基礎(chǔ)。
第二部分 工作方法和策略
1.被評估對象識別策略
根據(jù)甲方主動披露的新物質(zhì)、新機器、新產(chǎn)品、新配方及其制造方法和新用途等技術(shù)內(nèi)容歸納被評估對象。
貴司科根據(jù)下圖所示方法，按照獨立技術(shù)點或獨立技術(shù)方案的原則，獨自或與本所一起歸納出一個或多個被評估對象：
2.檢索策略：
（1）確定檢索、分析、評估的基準日。
檢索基準日：以委托方確認檢索式列表的次日為檢索基準日
因欠繳專利年費而失效的基準日：同檢索基準日
權(quán)利要求保護范圍解釋的基準日：同檢索基準日
等同侵權(quán)判定的基準日：報告簽字日
（2）確定風險專利的“地域”（如選定中國，明確是否包括港、澳、臺）。
（3）確定檢索專利數(shù)據(jù)庫，并描述該專利數(shù)據(jù)庫的可靠性。
（4）初期確定“名稱”檢索的要素。
根據(jù)主要競爭對手名稱檢索。檢索其在中國曾使用的中文譯名，詳見表1。
根據(jù)主要研究機構(gòu)名稱檢索。檢索其在中國曾使用的中文譯名，詳見表2。
根據(jù)主要研究人員名稱檢索。檢索其在中國曾使用的中文譯名，詳見表3。
根據(jù)主要發(fā)明人名稱檢索。 檢索其在中國曾使用的中文譯名，詳見表4。
（5）確定被評估對象與風險專利的技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)要素、技術(shù)要素表達（中外文關(guān)鍵詞、分子式等）、分類號。示例：
初期檢索要素表
檢索要素表
檢索要素
檢索要素A
檢索要素B
A1
A2
B1
B2
B3
分類號
B29C64/124
H04N9/31
G01N21/958
G01N21/958
G01N21/958
關(guān)鍵詞
數(shù)字光處理
數(shù)字微晶片
玻璃
完整
車，容器
DLP,Digital Light Procession
DMD，Digital Micromirror Device
Glass
Integrate
Car，Case，Vehicle
（6）根據(jù)初級檢索要素表制定初期檢索式。例如：
(((FULL=(數(shù)字光處理) OR TIAB=(Digital Light Procession)) AND (IPC=(B29C64/124))) AND(AD=[19600101 to 20190712])OR((FULL=(數(shù)字微晶片 OR DMD ORDigital Micromirror Device)) AND (IPC=(H04N9/31))) AND (AD=[19600101 to20190712]))
((FULL=(玻璃 or glass)) AND (IPC=(G01N21/958))) AND (AD=[19600101 to 20190712])
((FULL=(完整 ORINTEGRATE)) AND (IPC=(G01N21/958))) AND (AD=[19600101 to 20190712])
((FULL=(車OR容器 OR CAR OR VEHICLE)) AND(IPC=(G01N21/958))) AND (AD=[19600101 to 20190712])
(((FULL=(玻璃 or glass)) AND (IPC=(G01N21/958))) AND (AD=[19600101 to 20190712])OR ((FULL=(完整 OR INTEGRATE)) AND (IPC=(G01N21/958)))AND (AD=[19600101 to 20190712]) OR((FULL=(車OR容器 OR CAR OR VEHICLE)) AND (IPC=(G01N21/958))) AND (AD=[19600101 to20190712]))
根據(jù)初步檢索式檢索的結(jié)果進行初步識別，保留不能排除風險的專利。
（7）根據(jù)初期檢索要素表制定的初期檢索式進行初步檢索，調(diào)整檢索要素表和檢索式集，請貴司確認。本所發(fā)送給貴司2個工作日內(nèi)貴司沒有確認也沒有提出異議的，本所按照調(diào)整后的檢索要素表和檢索式集進行檢索，根據(jù)每個檢索式的檢索結(jié)果制作查詢結(jié)果匯總表。
（8）設(shè)定數(shù)據(jù)清洗、去噪、人為排除風險專利的規(guī)則。例如：
剔除外觀設(shè)計專利；
剔除本公司及關(guān)聯(lián)公司的專利；
剔除本公司已經(jīng)取得授權(quán)許可的專利；
是否剔除他人正在申請中的專利；
是否剔除與待評估對象中具有合法來源的部件有對應(yīng)關(guān)系的專利。
根據(jù)上述工作結(jié)果制作“待識別專利列表”（或稱“待篩選專利列表”，Excel格式）。
（9）確定查全率、查準率考評方法。
貴司采用接力式檢索、分析、評估時，即貴司聘用多家服務(wù)機構(gòu)對同一個被評估對象進行檢索、分析、評估時，貴司可將上一家服務(wù)機構(gòu)的查詢、分析、評估結(jié)果作為考核本所查全率、查準率的依據(jù)。本所根據(jù)調(diào)整后的檢索式檢索到的目標專利的查全率和查準率達到貴司規(guī)定的要求時，方可通過中期驗收，進而開始撰寫書面報告。
查全率計算方法：根據(jù)在先工作成果建立樣本庫，樣本庫里均是前次檢索、分析確認的風險專利；然后將本次檢索、分析結(jié)果中的風險專利數(shù)量與樣本庫中風險專利數(shù)量作對比，本次檢出數(shù)/樣本庫數(shù)的比值可以定義為查全率。
查準率計算方法：先將在先檢索、分析中確定的風險專利與本次檢索、分析中確定的風險專利作對比；如果本次檢索、分析結(jié)果中的風險專利并未全部包括全部在先確認的風險專利，且根據(jù)上述查全率計算方法算出的查全率大于100%時，則將本次確認的風險專利（作為分子）與利用本次檢索式檢索獲得的全部專利（作為分母）進行對比，計算查準率；本次確認的風險專利包含全部在先確認的風險專利時，不必再計算查準率。
不存在在先確認風險專利時，不必考慮查全率和查準率。
（10）確定檢索過程工作底稿留存?zhèn)洳榈囊?guī)則。
承辦人應(yīng)記錄初步檢索要素表及調(diào)整后的檢索要素表。
承辦人應(yīng)記錄初步檢索式集合調(diào)整后的檢索式集。
承辦人應(yīng)記錄根據(jù)初步檢索式檢索的全部專利列表。
承辦人應(yīng)記錄根據(jù)調(diào)整后的檢索式檢索的全部專利列表（Excel表格式）。
3.快速篩選（粗篩）策略：
對“待識別專利列表”進行數(shù)據(jù)標引，識別并提取出權(quán)利要求書中的全部獨立權(quán)利要求。
在單個主辦律師主持粗篩時，由主辦律師閱讀“待識別專利列表”的主題、摘要和獨立權(quán)利要求，根據(jù)全面覆蓋和字面侵權(quán)原則快速排除與本項目無關(guān)的專利。其方法是：根據(jù)主辦律師掌握的本項目技術(shù)特征，能夠快速判斷某專利的權(quán)利要求1中具有的某個技術(shù)特征在本項目中不能找到，或根據(jù)專利主題和摘要判斷該專利與本項目無關(guān)、屬于“表同質(zhì)異”的無風險專利。將“待識別專利列表”中不能根據(jù)快速排除法排除的專利歸類，制作《待精篩專利列表》，作為后期精細篩選的對象。
單數(shù)人員工作組進行粗篩時，可以指定工作組長進行粗篩；也可以由全部工作組成員分別進行粗篩，分別制作《待精篩專利列表》，根據(jù)少數(shù)服從多數(shù)的原則經(jīng)會商后制作合并后的《待精篩專利列表》。
粗篩工作過程文件及工作底稿備查規(guī)則。單人承辦的，由主辦律師在待識別專利列表上做標記，保留帶標記列表，制作《待精篩專利列表》備查。工作組承辦的，保留各組員分別制作的《待精篩專利列表》、會商記錄、合并后的《待精篩專利列表》。
4.精細篩選（精篩）策略：
根據(jù)粗篩標記的不能排除風險的原因，進一步解讀《待精篩專利列表》中每個專利的獨立權(quán)利要求，將其分別分解成技術(shù)特征，并根據(jù)技術(shù)特征的含義確定技術(shù)方案的內(nèi)容，從而確定被篩選專利的獨立權(quán)利要求保護范圍。
當工作組或承辦律師根據(jù)現(xiàn)有資料和信息不能判斷被評估對象是否落入了某個獨立權(quán)利要求保護范圍時，可以制作訪談問卷發(fā)送給貴司技術(shù)專家協(xié)助解讀或判斷。
當貴司技術(shù)專家也不能解答訪談問卷上的技術(shù)問題時，工作組或承辦律師在征得貴司同意后可以委托外部專家進行輔助識別、判斷或鑒定。
經(jīng)過訪談問卷或外部委托確認技術(shù)問題后，將《待精篩專利列表》中的無風險專利排除，將剩余專利分類，制作《待確認風險專利列表》。技術(shù)問題及權(quán)利要求保護范圍解釋的問題解決之后，其他的精篩方法與粗篩時使用的方法相同。
保留《訪談問卷》、外部專家咨詢、鑒定意見、精篩記錄備查。
5.風險專利確認策略：
根據(jù)《待確認風險專利列表》，制作風險專利技術(shù)特征與被評估對象《雙欄對照表》，邀請貴司技術(shù)專家或法律專家會商，進一步排除可以剔除的無風險專利。確實不能排除風險的，確認為風險專利，列入《風險專利列表》。
保留各《雙欄對照表》和《會商記錄》備查。
6.風險專利應(yīng)對策略：
根據(jù)《風險專利列表》中所列專利的特點，調(diào)查并分析是否存在以下解決可能：
（1）未在地域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營為目的制造、使用、銷售、許諾銷售、進口被評估對象。
（2）專利權(quán)人行權(quán)能力調(diào)查：專利權(quán)人是自然人的已經(jīng)死亡或法人已注銷，沒有權(quán)利繼承人或權(quán)利繼受人。
（3）專利轉(zhuǎn)讓、許可可能性調(diào)查和分析：專利權(quán)人是否同意將風險專利轉(zhuǎn)讓或許可，以消除侵權(quán)風險。
（4）規(guī)避設(shè)計：是否可以去掉被評估對象中與專利相同的至少一個技術(shù)特征。
（5）專利保險：是否可以通過投保來轉(zhuǎn)移、化解侵權(quán)風險。
（6）抗辯事由：專利權(quán)效力抗辯；濫用專利權(quán)抗辯；權(quán)利用盡抗辯；平行進口抗辯；先用權(quán)抗辯；臨時過境抗辯；科學研究和實驗抗辯；準備行政審批抗辯；現(xiàn)有技術(shù)抗辯及現(xiàn)有設(shè)計抗辯；合法來源不賠償抗辯；合法來源不停止侵權(quán)行為抗辯等。
7.風險專利分級管理：
將風險專利的風險進行分級的目的，是根據(jù)風險級別高低相應(yīng)地投入應(yīng)對資源。
風險確定：是指被評估對象的技術(shù)特征明顯落入專利要求保護的范圍之內(nèi)（直接侵權(quán)或共同侵權(quán)）；排除全部抗辯事由。
風險非常大：是指被評估對象只有1項技術(shù)特征與權(quán)利要求保護的技術(shù)特征不同，但構(gòu)成等同；其他技術(shù)特征與專利要求中的其他技術(shù)特征完全相同；排除全部抗辯事由。
風險很大：是指被評估對象只有2項技術(shù)特征與權(quán)利要求保護的技術(shù)特征不同，但均可能構(gòu)成等同；其他技術(shù)特征與專利要求中的其他技術(shù)特征完全相同；排除全部抗辯事由。
風險較大：是指被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征明顯落入專利要求保護的范圍之內(nèi)（直接侵權(quán)或共同侵權(quán)）；專利效力抗辯和現(xiàn)有技術(shù)抗辯可能成立；排除其他抗辯事由。
風險大：是指被評估對象只有1項技術(shù)特征與權(quán)利要求保護的技術(shù)特征不同，但構(gòu)成等同；其他技術(shù)特征與專利要求中的其他技術(shù)特征完全相同；專利效力抗辯和現(xiàn)有技術(shù)抗辯可能成立；排除全部抗辯事由。
風險不小：是指被評估對象只有2項技術(shù)特征與權(quán)利要求保護的技術(shù)特征不同，但均可能構(gòu)成等同；其他技術(shù)特征與專利要求中的其他技術(shù)特征完全相同；專利效力抗辯和現(xiàn)有技術(shù)抗辯可能成立，排除其他全部抗辯事由。
風險?。菏侵副辉u估對象的技術(shù)特征明顯落入專利要求保護的范圍之內(nèi)（直接侵權(quán)或共同侵權(quán)），但有1項除專利效力抗辯和現(xiàn)有技術(shù)抗辯以外的抗辯事由初判成立。
風險較小：是指被評估對象只有1項技術(shù)特征與權(quán)利要求保護的技術(shù)特征不同，但構(gòu)成等同；其他技術(shù)特征與專利要求中的其他技術(shù)特征完全相同；但有1項除專利效力抗辯和現(xiàn)有技術(shù)抗辯以外的抗辯事由初判成立。。
風險微?。菏侵副辉u估對象只有2項技術(shù)特征與權(quán)利要求保護的技術(shù)特征不同，但構(gòu)成等同；其他技術(shù)特征與專利要求中的其他技術(shù)特征完全相同；但有1項抗辯事由初判成立。
確定無風險：被評估對象的技術(shù)特征明顯落入專利要求保護的范圍之內(nèi)（直接侵權(quán)或共同侵權(quán)）；但初判至少2項目抗辯事由成立。
被評估對象的至少1項技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征不同；至少1項抗辯事由初判成立。
被評估對象至少2項技術(shù)特征與專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征不同，但可能構(gòu)成等同；至少1項抗辯事由初判成立。
其他未明確列出的情況，將根據(jù)實際情況個案綜合判斷，根據(jù)實際情況和上述分級標準確定風險級別。
8.工作組/承辦人
工作組工作期間，在需要對法律問題進行判斷時，采用少數(shù)服從多數(shù)的原則；對于事實問題或程序問題，采用組長負責制的方式處理。工作組或承辦人按照雙方約定和本報告披露的工作方法工作時，不應(yīng)被貴司追究任何侵權(quán)或違約責任。
第三部分 風險分析與評估的法律依據(jù)
1.法律依據(jù)
（1）中華人民共和國專利法（2008年修訂），簡稱“專利法”。
（2）中華人民共和國專利法實施細則（2010年修訂），簡稱“實施細則”。
（3）專利審查指南，以下簡稱“審查指南”。
（4）最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2015年修訂，以下簡稱“專利糾紛司法解釋”。
（5）最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（法釋〔2009〕21號），以下簡稱“專利侵權(quán)司法解釋”。
（6）最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)（法釋〔2016〕1號），以下簡稱“專利侵權(quán)司法解釋（二）”。
（7）最高人民法院對“處理專利侵權(quán)糾紛可否認定部分侵權(quán)”問題的答復(fù)（[2004]行他字第8號）
（8）最高人民法院關(guān)于對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權(quán)訴訟的條件的請示的答復(fù)（[2001]民三函字第2號）
（9）北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南》（2017），以下簡稱“北京指南”。
（10）江蘇省高級人民法院侵犯專利權(quán)糾紛案件審理指南（2010年11月），以下簡稱“江蘇指南”。
（11）上海市高級人民法院專利侵權(quán)糾紛審理指引（2011），以下簡稱“上海指引”。
（12）廣東省高級人民法院《關(guān)于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》（2018），以下簡稱“廣東指引”。
（13）指導(dǎo)案例20號：深圳市斯瑞曼精細化工有限公司與深圳市坑梓自來水有限公司、深圳市康泰藍水處理設(shè)備有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案（最高人民法院第五批指導(dǎo)性案例）
（14）指導(dǎo)案例55號：柏萬清訴成都難尋物品營銷服務(wù)中心等侵害實用新型專利權(quán)糾紛案（最高人民法院第11批指導(dǎo)性案例）
（15）指導(dǎo)案例83號：威海嘉易烤生活家電有限公司訴永康市金仕德工貿(mào)有限公司、浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案
（16）案例精選指導(dǎo)案例84號：禮來公司訴常州華生制藥有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案
（17）案例精選指導(dǎo)案例85號：高儀股份公司訴浙江健龍衛(wèi)浴有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案
*北京指南、江蘇指南、上海指引、是地方司法文件，雖然不是正式的法律淵源，沒有法律強制力，但對其轄區(qū)法院和兄弟法院有很強的指導(dǎo)意義，因此有很強的參考價值。
2.判定原則
全面覆蓋原則。《專利侵權(quán)司法解釋》第7條規(guī)定：“人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護范圍，應(yīng)當審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當認定其落入專利權(quán)的保護范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術(shù)特征，或者有一個以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當認定其沒有落入專利權(quán)的保護范圍?！?div style="height:15px;">
字面侵權(quán)原則。根據(jù)《北京指南》第35條，指僅從字面上看，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案包括了與獨立權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同的對應(yīng)技術(shù)特征。根據(jù)《北京指南》第42條，指被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案有一個或者一個以上技術(shù)特征與權(quán)利要求中的相應(yīng)技術(shù)特征從字面上看不相同，但是屬于等同特征，應(yīng)當認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入專利權(quán)保護范圍。
共同侵權(quán)原則?！秾＠謾?quán)司法解釋（二）》第二十一條 明知有關(guān)產(chǎn)品系專門用于實施專利的材料、設(shè)備、零部件、中間物等，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的將該產(chǎn)品提供給他人實施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張該提供者的行為屬于侵權(quán)責任法第九條規(guī)定的幫助他人實施侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持。明知有關(guān)產(chǎn)品、方法被授予專利權(quán)，未經(jīng)專利權(quán)人許可，為生產(chǎn)經(jīng)營目的積極誘導(dǎo)他人實施了侵犯專利權(quán)的行為，權(quán)利人主張該誘導(dǎo)者的行為屬于侵權(quán)責任法第九條規(guī)定的教唆他人實施侵權(quán)行為的，人民法院應(yīng)予支持。
《北京指南》第108條規(guī)定：“提供、出售或者進口專門用于實施他人產(chǎn)品專利的材料、器件或者專用設(shè)備的，或者提供、出售或者進口專門用于實施他人方法專利的材料、器件或者專用設(shè)備的，上述行為人與實施人構(gòu)成共同侵權(quán)?！?div style="height:15px;">
