APP圖標能既屬軟件商標，又屬打車等服務商標嗎？
——兩年前我對妙影與小桔公司間嘀嘀商標糾紛案的看法
杭州妙影公司訴北京小桔公司侵害“嘀嘀”商標權糾紛一案，2014年5月由向浙江省杭州市中級人民法院受理，當時索賠金額高達8020萬元，轟動業(yè)內(nèi)。2016年5月，經(jīng)一審法院調(diào)解，雙方就商標轉(zhuǎn)讓事宜達成一攬子和解，妙影公司隨后撤回訴訟，此案算是塵埃落定。7月18日，該案主審法官申正權、張書青，在《中國知識產(chǎn)權報》和知產(chǎn)力新媒體撰文公開此案相關事實，及他們作為主審法官在組織當事人和解前期思考的結(jié)論（也可說是主審法官內(nèi)心準備對此案的裁判思路）。
據(jù)兩位主審法官的文章，他們認為：（一）小桔公司對“嘀嘀”系列標識，既在軟件商品上進行了使用，也在打車服務上進行了使用。其使用的“嘀嘀”系列標識客觀上具有區(qū)分打車服務和軟件商品來源的雙重效果，應當認定為在打車服務和軟件商品上均進行了商標使用。（二）小桔公司在軟件上使用的“嘀嘀”文字標識，與妙影公司“嘀嘀”注冊商標標識完全一致，是相同商標；小桔公司所使用的“嘀嘀打車”、“嘀嘀打車及圖”標識，因“嘀嘀”是其消費者主要呼叫部分，起著主要的來源識別作用，加之“嘀嘀”在軟件類商品上的顯著性，應當認定為妙影公司“嘀嘀”注冊商標的近似商標。（三）小桔公司提供的“嘀嘀打車”APP，與妙影公司“嘀嘀”注冊商標核準使用的第9類“計算機程序（可下載軟件）”屬相同商品；但小桔公司提供的打車服務，和打車軟件之間，不屬于服務與商品類似。（四）小桔公司在軟件商品上使用“嘀嘀”系列標識的行為構(gòu)成商標侵權，在打車服務上使用“嘀嘀”系列標識的行為不構(gòu)成商標侵權。
看到兩位主審法官的文章，我感到非常高興。因為兩年前，應朋友邀請，我也對此案進行過分析，所得結(jié)論與這兩位法官相近。之前，因為尚未結(jié)案，故不好公開我的分析?，F(xiàn)將兩年前我的分析，以及一年前我在新浪微博上發(fā)表的看法一并貼出。
———————————
兩年前我對妙影與小桔公司間嘀嘀商標糾紛案的看法：
首先，我認為：北京小桔科技公司推出“嘀嘀打車”軟件，從其宣傳、營銷及實際功能來看，是一種可下載后運行的軟件（其實際運行過程中，不僅打車服務平臺要運行其軟件，還要求乘客及的哥下載并運行其客戶端軟件），屬于第九類“計算機程序（可下載軟件）”商品中的一種。我的理解是，商標法所稱的“同一種商品”，既包括二者內(nèi)涵外延完全等同的情形，也包括被控商品與商標核定使用商品之間存在被包含關系（前者被后者包含，前者為種概念、后者為屬概念）的情形。若將商標法所稱的“同一種商品”，僅限定二者內(nèi)涵外延完全等同的情形，就涉嫌“白馬非馬”的邏輯錯誤，而且在實務中也不太現(xiàn)實。因為某件商標核定使用商品名稱確定后，他人總能將該商品名稱作進一步的分類，如“白酒”可細化為醬香型白酒、濃香型白酒等。若有人主張其在濃香型白酒上使用“貴州茅臺”商標，與“貴州茅臺”注冊商標核定使用的“酒”或“酒（飲料）”不屬同一種商品，相信多數(shù)人會認為是荒謬的。因此，我認為“嘀嘀打車”軟件，與妙影公司第9243846號“嘀嘀”注冊商標核定使用的“計算機程序（可下載軟件）”，屬于同一種商品或相同商品。
當然，北京小桔科技公司不僅開發(fā)、運營“嘀嘀打車”軟件，還組建、運營“嘀嘀打車”智能叫車服務平臺。這種智能叫車平臺服務，可能更多屬于第39類的運輸信息、運輸經(jīng)紀等服務，要認定為與第九類的“計算機程序（可下載軟件）”類似可能有相當難度（第9243846號“嘀嘀”注冊商標在軟件商品上若有較高知名度，則結(jié)論不同）。但無論如何，北京小桔科技公司組建、運營“嘀嘀打車”智能叫車服務平臺，不能用來排除其開發(fā)、運營的“嘀嘀打車”軟件屬“計算機程序（可下載軟件）”。
第9243846號“嘀嘀”注冊商標是純文字商標，但“嘀嘀”是軟件下載完成或運行使用的常見提示音，固有顯著性受限；北京小桔公司的“嘀嘀打車”圖文組合商標，其“打車”二字是對其指定商品用途的描述，出租車及方框圖形顯著性也不夠強。我覺得，判定北京小桔公司的“嘀嘀打車”圖文商標，與第9243846號“嘀嘀”注冊商標是否構(gòu)成混淆性近似，可以借鑒最高人民法院對云南城投公司與濟南紅河經(jīng)營部之間紅河商標侵權糾紛案的再審判決（〔2008〕民提字第52號）。最高人民法院在該案是綜合考慮相關商標的顯著性、實際使用情況、是否有不正當意圖等因素，進行近似性判斷。從該案來看，最高人民法院在判斷是否混淆性近似時（不包括相同商品的相同使用），認可被控商標在后持續(xù)使用形成的顯著性和市場知名度。因此，判定兩件嘀嘀商標是否構(gòu)成近似商標，不僅要考量被控侵權的“嘀嘀打車”圖文商標在后使用的知名度，還要考量第9243846號“嘀嘀”注冊商標是否實際使用、是否在軟件上已有一定商譽、是否已具備較強顯著性。我覺得，如果杭州妙影公司有證據(jù)證明在軟件商品上實際在先使用了“嘀嘀”注冊商標、有一定影響，那么，被控侵權的“嘀嘀打車”圖文商標在后使用到打車軟件上，足以讓相關受眾產(chǎn)生混淆（包括被控商標在后高密度宣傳使用導致的反向混淆），應認定二者構(gòu)成混淆性近似。但如果杭州妙影公司無證據(jù)證明其在軟件商品上實際使用“嘀嘀”注冊商標，不能證明自己“嘀嘀”注冊商標已有一定影響，則被控侵權的“嘀嘀打車”圖文商標在后高密度使用導致其圖文商標具備自己應予保護的顯著性，可與“嘀嘀”注冊商標相區(qū)別，從而不宜再認定二者構(gòu)成混淆性近似，最終導致二者共存。
與前述紅河商標案類似，北京小桔科技公司在其官方網(wǎng)站軟件下載欄目使用“下載嘀嘀”字樣，宜認定為在相同商品上使用相同商標。而在相同商品上使用相同商標，無需導致混淆就可認定為商標侵權。因此，我覺得，北京小桔科技公司這一使用行為已經(jīng)構(gòu)成商標侵權，當然是否承擔賠償責任，還取決于杭州妙影公司是否實際使用、能否證明自己有損失。
另外，北京小桔科技公司“嘀嘀打車”軟件運行后顯示的“嘀嘀打車”圖標，在一般消費者看來，是否會認為是“嘀嘀”牌的打車軟件？這也會有一爭，畢竟“打車”二字是對軟件用途的描述，在一般消費者意識里容易認為“嘀嘀”才是商標。
————————————
一年前（2015年3月30日），我在新浪微博就類似問題的評論：
http://weibo.com/1067392622/Cb0audAGI?from=page_1005051067392622_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment
（一）APP軟件名稱是否必須在第九類計算機程序等商品上注冊商標？現(xiàn)在看來，很多專家傾向于不需要，或者說不會侵犯他人在第九類前述商品上在先注冊商標權。此點應否再斟酌？軟件都具有工具性，都是為了實現(xiàn)殺毒、圖文處理、印刷打印、金融交易、金融信息服務、娛樂、信息交換等目的，而提供給消費者的工具。
（二）有償提供的軟件屬第九類，其名稱應在該類注冊商標，那么，無償提供的APP軟件真得無需將其名稱在第九類商品上注冊商標嗎？提供網(wǎng)絡電視及娛樂等服務者，向消費者免費提供機頂盒時，將其在網(wǎng)絡電視等服務上的商標標注在機頂盒上的，能否以工具為由辯稱不會侵犯他人在機頂盒或類似商品上的注冊商標權？
（三）個人覺得，利用網(wǎng)絡平臺提供特定服務者，若同時向用戶免費提供APP軟件，以便用戶安裝啟動該軟件接受前述特定服務的，除該特定服務使用的服務來源標識應認定為該服務類商標外，其免費提供的APP名稱也應視為軟件商標。道理與數(shù)字電視網(wǎng)絡電視服務商免費提供的機頂盒商標相同。
