前言 隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深度推進(jìn)，OEM代加工生產(chǎn)方式作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的副產(chǎn)物在越來(lái)越多的國(guó)家和地區(qū)開(kāi)始興起。OEM是“Original Equipment Manufacture”的縮寫，指被委托方在來(lái)料、來(lái)樣加工或來(lái)件裝配業(yè)務(wù)中，將委托方提供的商標(biāo)標(biāo)識(shí)加貼在所加工的產(chǎn)品上，并將產(chǎn)品全部返回給委托方銷售的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，即平時(shí)所稱的貼牌代工或定牌加工。生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是利用自己掌握的“關(guān)鍵核心技術(shù)”，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、控制銷售“渠道”，具體的加工任務(wù)交給別的企業(yè)去做。 此種商業(yè)模式是商標(biāo)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的典型體現(xiàn)。委托方掌握了居于核心地位的商標(biāo)權(quán)，既能充分利用資本、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，又能避免建廠等高額投入。但對(duì)于跨地域的定牌加工，如某國(guó)的代工廠僅進(jìn)行生產(chǎn)加工，而銷售則是在委托方國(guó)家進(jìn)行時(shí)，就可能形成一種橫跨兩個(gè)法域、同時(shí)存在兩個(gè)商標(biāo)權(quán)沖突的特例。往往委托方在境外享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，但其在國(guó)內(nèi)不享有相關(guān)商標(biāo)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，境內(nèi)第三方作為相關(guān)商標(biāo)在國(guó)內(nèi)的權(quán)利人，往往會(huì)訴稱國(guó)內(nèi)加工企業(yè)構(gòu)成侵權(quán)。這種境內(nèi)外的權(quán)利沖突模式，是商標(biāo)地域性跟經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的必然結(jié)果，應(yīng)當(dāng)予以正確認(rèn)識(shí)，準(zhǔn)確判斷其法律適用。 這類侵權(quán)案件產(chǎn)生的根本原因在于知識(shí)產(chǎn)權(quán)具有地域性，在不同國(guó)家和地區(qū)形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是相互獨(dú)立的。商標(biāo)權(quán)人可以依據(jù)各國(guó)法律規(guī)定，分別在各國(guó)取得獨(dú)立的商標(biāo)權(quán)，但同一商標(biāo)權(quán)僅能在其所屬國(guó)法律所及的范圍內(nèi)得到承認(rèn)。 以案釋法：裁判思路分析 涉外定牌加工中貼附商標(biāo)的行為，是否屬于《商標(biāo)法》規(guī)定的“商標(biāo)性使用” 《商標(biāo)法》第48條明確規(guī)定，本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。在定牌加工被訴侵權(quán)行為中的“商標(biāo)使用”主要涉及《商標(biāo)法》第57條所規(guī)定之未經(jīng)許可使用商標(biāo)的行為，其中又以第一款第1、2項(xiàng)[1]為甚。 但是，就“加工貼附商標(biāo)”這一行為是否構(gòu)成商標(biāo)性使用，司法實(shí)踐中存在一些不同的觀點(diǎn)。早期判例的觀點(diǎn)多與浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與萊斯防盜產(chǎn)品國(guó)際有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審一案[2]（下稱亞環(huán)案）相同。 “亞環(huán)案”基本案情 墨西哥儲(chǔ)伯公司系墨西哥“PRETUL” “PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)權(quán)利人，中國(guó)亞環(huán)公司接受儲(chǔ)伯公司委托生產(chǎn)掛鎖，產(chǎn)品上標(biāo)注有“PRETUL” “PRETUL及橢圓圖形”標(biāo)識(shí)；國(guó)內(nèi)權(quán)利人萊斯公司的商標(biāo)為“PRETUL及橢圓圖形”；被訴侵權(quán)的定牌商品使用的商標(biāo)、委托人在國(guó)外注冊(cè)的商標(biāo)和國(guó)內(nèi)權(quán)利人的商標(biāo)完全一致。后法院查明，儲(chǔ)伯公司曾委托過(guò)國(guó)內(nèi)權(quán)利人代工生產(chǎn)旗下產(chǎn)品。 最高人民法院認(rèn)為，因?yàn)閬啳h(huán)公司生產(chǎn)的帶有 “PRETUL”相關(guān)標(biāo)識(shí)的掛鎖將全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國(guó)市場(chǎng)上銷售，也就是該標(biāo)識(shí)不會(huì)在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識(shí)別功能。故貼附商標(biāo)的行為并不能被視作商標(biāo)意義上的使用。因此，是否破壞商標(biāo)的識(shí)別功能，是判斷是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的基礎(chǔ)。 可資參照的是，在本田技研工業(yè)株式會(huì)社與重慶恒勝鑫泰貿(mào)易有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審案[3]（下稱本田案）中，最高人民法院相對(duì)擴(kuò)大了“商標(biāo)使用”的涵攝范圍。 “本田案”基本案情 日本本田株式會(huì)社作為權(quán)利人在中國(guó)擁有合法有效的注冊(cè)商標(biāo)“HONDA”；國(guó)內(nèi)加工企業(yè)（重慶恒勝公司）在其生產(chǎn)、銷售的被訴侵權(quán)貼牌商品上使用了境外委托人于緬甸注冊(cè)的“HONDAKIT”文字及圖形，并且突出增大“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，同時(shí)將H字母和類似羽翼形狀部分標(biāo)以紅色，與本田株式會(huì)社所有的商標(biāo)構(gòu)成近似，而與境外委托人所有的商標(biāo)存在不同；本田株式會(huì)社所有的商標(biāo)具有較高知名度，注冊(cè)時(shí)間早于境外委托人所有的商標(biāo)。 “本田案”的裁判意見(jiàn)明確指出，商標(biāo)使用行為是一種客觀行為，通常包括許多環(huán)節(jié)，如物理貼附、市場(chǎng)流通等等，是否構(gòu)成商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)性使用'應(yīng)當(dāng)依據(jù)商標(biāo)法作出整體一致解釋，不應(yīng)該割裂一個(gè)行為而只看某個(gè)環(huán)節(jié)。因此，在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式使用了商標(biāo)，只要具備了區(qū)別商品來(lái)源的可能性，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該使用狀態(tài)屬于商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)性使用”。 即使某一個(gè)商標(biāo)既可能讓消費(fèi)者正確識(shí)別商品的來(lái)源，也可能讓消費(fèi)者錯(cuò)誤識(shí)別商品的來(lái)源，甚至?xí)霈F(xiàn)一些消費(fèi)者正確識(shí)別商品的來(lái)源，而另外一些消費(fèi)者錯(cuò)誤識(shí)別商品的來(lái)源這樣錯(cuò)綜復(fù)雜的情形，也構(gòu)成前述“區(qū)別商品來(lái)源的可能性”。 因此，在經(jīng)濟(jì)全球化不斷加深、電子商務(wù)迅猛發(fā)展的當(dāng)下，僅僅憑“定牌加工的商品不在國(guó)內(nèi)銷售”這一事實(shí)，并不足以證明不構(gòu)成商標(biāo)性使用。 “亞環(huán)案”和“本田案”相比，有兩項(xiàng)要件事實(shí)層面的差異：1.“亞環(huán)案”中請(qǐng)求保護(hù)的商標(biāo)知名度不高，且權(quán)利人有搶注之嫌；而“本田案”中請(qǐng)求保護(hù)的則是具有很高知名度的商標(biāo)，不存在搶注問(wèn)題；2.“亞環(huán)案”中，貼牌的商標(biāo)與請(qǐng)求保護(hù)的商標(biāo)完全相同，而“本田案”中，國(guó)內(nèi)加工企業(yè)只使用了類似的商標(biāo)。因此，它們并非類似案件，法院對(duì)其是否構(gòu)成“商標(biāo)性使用”也作出了不同的判斷。 “合理注意義務(wù)+實(shí)質(zhì)性損害”的判斷 在確定定牌加工構(gòu)成商標(biāo)性使用后，需要考察行為人是否盡到了注意義務(wù)，并且對(duì)權(quán)利人造成了實(shí)質(zhì)性損害。如果原告未能就上述兩項(xiàng)事實(shí)完成舉證，則不能認(rèn)定行為人構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。 所謂“注意義務(wù)”，指的是國(guó)內(nèi)加工企業(yè)對(duì)委托人商標(biāo)性質(zhì)的審查義務(wù)。如果國(guó)內(nèi)加工企業(yè)明知或應(yīng)知國(guó)內(nèi)商標(biāo)具有一定影響力（尤其是馳名商標(biāo)），而境外委托熱涉嫌惡意搶注商標(biāo)卻仍然接受委托的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定國(guó)內(nèi)加工企業(yè)未經(jīng)注意義務(wù) ，存在侵權(quán)法意義上的過(guò)錯(cuò)。 所謂“實(shí)質(zhì)性損害”，指的是應(yīng)當(dāng)給予有一定影響力的商標(biāo)予以特殊保護(hù)。若境外委托人有惡意搶注商標(biāo)之嫌疑，應(yīng)當(dāng)基于誠(chéng)實(shí)信用原則否認(rèn)其行為的正當(dāng)性[4]。這實(shí)際上便是惡意損害我國(guó)商標(biāo)權(quán)人的合法利益，對(duì)此，國(guó)內(nèi)加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備更高的注意義務(wù)。 就“合理注意義務(wù)+實(shí)質(zhì)性損害”的判斷，可以從江蘇常佳金峰動(dòng)力機(jī)械有限公司與上海柴油機(jī)股份有限公司侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛再審案[5]（以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)案”）中得到思路。 “東風(fēng)案”基本案情 上柴公司是中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)“東風(fēng)”的權(quán)利人，1961年注冊(cè)，該商標(biāo)具有較高知名度；印尼PIADI公司系印尼注冊(cè)商標(biāo)“東風(fēng)”的商標(biāo)持有人（兩商標(biāo)圖案相同）；常佳公司受PIADI公司委托生產(chǎn)柴油機(jī)及組件，在產(chǎn)品上標(biāo)注相應(yīng)商標(biāo)標(biāo)識(shí)。另查明，上柴公司與PTADI公司就在印尼注冊(cè)的東風(fēng)商標(biāo)權(quán)屬在印尼法院有過(guò)多次訴訟，權(quán)利曾經(jīng)先后被核準(zhǔn)，最終權(quán)利由印尼PIADI公司獲得。在上柴公司勝訴期間，常佳公司曾因侵害商標(biāo)權(quán)與上柴公司簽訂過(guò)補(bǔ)償協(xié)議。 最高人民法院的裁判意見(jiàn)認(rèn)為，本案中，常佳公司已經(jīng)審查了相關(guān)權(quán)利證書(shū)資料，充分關(guān)注了委托方的商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)。在印度尼西亞相關(guān)司法機(jī)構(gòu)判決相關(guān)商標(biāo)歸屬上柴公司期間，還就當(dāng)時(shí)的定牌加工行為與上柴公司溝通并簽訂協(xié)議，支付了補(bǔ)償費(fèi)用?？梢?jiàn)，常佳公司對(duì)于相關(guān)商標(biāo)權(quán)利狀況已經(jīng)適當(dāng)履行了審慎適當(dāng)?shù)淖⒁饬x務(wù)。因此，即使常佳公司的貼牌行為構(gòu)成商標(biāo)性使用，也不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。 持類似觀點(diǎn)的司法判決還包括年于遜剛訴浙江容大（Roadage）案[6]以及匹克（Peak）訴振宇、美國(guó)伊薩克莫里斯案[7]等。根據(jù)國(guó)內(nèi)加工企業(yè)是否履行必要的注意義務(wù)來(lái)認(rèn)定侵權(quán)與否，是判斷是否構(gòu)成商標(biāo)性使用之后的第二階層的要件。 境內(nèi)加工、域外銷售的過(guò)程中使用商標(biāo)是否具有混淆可能性 考慮到商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)目的，“可能導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商品或服務(wù)來(lái)源產(chǎn)生混淆”是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件 。 對(duì)于“相關(guān)公眾”的理解在不斷地變化中。在早期的判例中，“相關(guān)公眾”僅限于我國(guó)境內(nèi)，而涉外定牌加工產(chǎn)品全部銷往境外，自然可以排除混淆可能。但2020年版《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條規(guī)定，商標(biāo)法所稱相關(guān)公眾，是指與商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者和與前述商品或者服務(wù)的營(yíng)銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營(yíng)者。隨著跨境電子商務(wù)的發(fā)展，即使定牌加工產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外，也不能排除回流國(guó)內(nèi)的可能，亦不能排除境外的中國(guó)消費(fèi)者對(duì)定牌加工產(chǎn)品產(chǎn)生混淆的可能。因此，該條款的制定者更傾向于不對(duì)“相關(guān)公眾”作地域限制。 就“混淆可能性”本身的判斷，可以參照《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第六條：“經(jīng)營(yíng)者不得實(shí)施下列混淆行為，引人誤認(rèn)為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系：（一）擅自使用與他人有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的標(biāo)識(shí)；……（四）其它足以引人誤認(rèn)為是他人商品或者與他人存在特定聯(lián)系的混淆行為?！痹摋l款以“列舉+兜底”的模式全面規(guī)制了妨礙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的混淆行為。因此，就“混淆可能性”的判斷，應(yīng)從實(shí)質(zhì)的角度出發(fā)，適用“一般人認(rèn)知足以導(dǎo)致混淆”的標(biāo)準(zhǔn)，而不要求已經(jīng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性損害。 在國(guó)內(nèi)高質(zhì)量發(fā)展的要求和國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的大背景下，涉外定牌加工行業(yè)所面臨的形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻，行業(yè)轉(zhuǎn)型不可避免。與之對(duì)應(yīng)的是，通過(guò)對(duì)近些年來(lái)典型判例的分析，我們不難歸納出以上“三步走”的裁判思路，這說(shuō)明我國(guó)司法實(shí)踐對(duì)商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定方式也在不斷地調(diào)整、發(fā)展，最終推動(dòng)商標(biāo)權(quán)利保護(hù)事業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。 參考資料： [1]《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第57條規(guī)定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)：（一）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的；（二）未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的；……“ [2]最高人民法院（2014）最高法民提38號(hào)民事判決書(shū). [3]最高人民法院（2019）最高法民再138號(hào)民事判決書(shū). [4]冉子蘅.涉外定牌加工中商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定[J].人民司法·應(yīng)用,2022(10):82. [5]最高人民法院（2016）最高法民再339號(hào)民事判決書(shū). [6]浙江省高級(jí)人民法院（2016）浙民再121號(hào)民事判決書(shū). [7]上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2016）滬73民終37號(hào)民事判決書(shū).
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