創(chuàng)融法務，為初創(chuàng)成長企業(yè)提供股權設計與激勵、股權投融資，公司糾紛與治理、知產(chǎn)規(guī)劃與保護，稅務籌劃與爭議，風險管理等創(chuàng)融方面的法律服務。
在涉及專利的交易中，我國企業(yè)曾經(jīng)上當受騙，損失慘重。北京某汽車廠在與外商進行合資談判過程中，外方提出技術入股方式的具體方案，以其中的97件專利技術，共折合1600萬美元入股。由于這家企業(yè)不懂得專利法，沒有了解這些專利技術的法律狀態(tài)就草草簽約。直到后來才得知，97件專利技術中的23件專利是過期的，還有29件專利已臨近到期，13件則剛剛遞交申請，沒有授權，真正算數(shù)的專利只有32件，占總專利數(shù)的33%，也就是說2/3的專利是不能折算股金投資入股的。該企業(yè)追悔莫及。
如果企業(yè)在專利引進等交易中開展盡職調查，根據(jù)其專利技術的申請?zhí)?、專利名稱等，仔細檢索其法律狀態(tài)，包括其權利保護范圍、保護期限，以確定該專利是否為假冒專利、過期專利，就可以避免這些無謂的經(jīng)濟損失。如我國在引進英國皮爾金頓公司浮法玻璃生產(chǎn)線的過程中，通過詳細檢索專利文獻，發(fā)現(xiàn)該公司有關浮法玻璃技術的137件專利在當時已有51件失效，迫使英方將價款由原來的2500萬英鎊降為52.5萬英鎊。
所謂盡職調查(Due Diligence)，也稱審慎調查，有的也譯為謹慎審核、正當調查，是指在企業(yè)買賣、投資、合作、購并等交易活動中，事先針先對特定標的所進行的調查程序，其目的系為確保雙方協(xié)商或談判基礎的正確，內(nèi)容則涵蓋企業(yè)經(jīng)營管理與實際運作的各個層面，只要交易雙方認為重要或足以影響商業(yè)決策的事項，都可列為盡職調查的內(nèi)容，主要包含財務面(financial due diligence)及法律面(legal due diligence)的調查、鑒價與風險評估。
對于專利風險的盡職調查，簡單地講，是指通過收集和分析對方的專利信息，預測和評價相關的風險問題和收益機會，作為調查方?jīng)Q策參考的依據(jù)。專利權的調查比起一般的產(chǎn)權調查要復雜得多，因為專利權有較高的技術含量，法律程序也比較復雜。像房地產(chǎn)調查，只要到房地局跑一趟，基本上可以了解清楚這個產(chǎn)權的狀況；而專利權相對而言沒有這么簡單。
一、專利風險盡職調查的程序
專利風險的盡職調查過程，主要由專利風險盡職調查準備、調查實施、調查結果分析、調查結果應用四個環(huán)節(jié)構成。
1．專利風險盡職調查的準備
在專利風險盡職調查的準備階段，需要制定調查活動計劃，主要包括盡職調查目標的制定、調查內(nèi)容的確定、人員和時間安排等。確定調查人員，主要由知識產(chǎn)權專業(yè)人員、企業(yè)高層管理人員和相關領域的技術人員組成；依據(jù)盡職調查目標，設計和選擇專利風險盡職調查方法，一般調查方法有專利的檢索與分析，審核有關知識產(chǎn)權制度、資料、記錄等。
2．專利風險盡職調查的實施
在專利風險盡職調查的實施階段，調查小組依據(jù)調查計劃，運用調查方法，如專利檢索分析等開展調查，并對調查過程進行控制和調整。在實施調查過程中，有時會根據(jù)實際情況作適當調整，包括對調查內(nèi)容、調查方式的組合調整，改換角度等應變方法，變換調查人員調查等，最終達到獲取有效信息的目的。
在完成每項預定的調查內(nèi)容和類別以后，應及時記錄調查信息，以甄別關鍵要素和信息的客觀性、真實性，在隨后的進程中進行再核實和再調查。
3．專利風險盡職調查的結果分析
在專利風險盡職調查的結果分析階段，調查小組結束調查活動后，需要對所獲得的信息進行提取和分析，判別是否存在重大的專利侵權風險或法律隱患。在分析和比較的基礎上，形成調查結果的總結報告。一般分析和比較采用表格形式，簡潔明了。
4．專利風險盡職調查的結果應用
在專利風險盡職調查的結果應用階段，根據(jù)調查報告，判別企業(yè)在專利交易中可能面臨的法律風險問題及其風險成本，判別消除或克服專利風險的難易程度，并為消除或克服專利風險提供決策依據(jù)。
二、專利風險盡職調查的內(nèi)容
從廣義上講，專利風險調查的內(nèi)容范圍大致涉及以下幾個方面：
(1)技術層面，比如專利技術是否成熟；
(2)法律層面，比如專利是否獲得授權；
(3)管理層面，比如調查受讓專利的企業(yè)是否擁有足夠的專利經(jīng)營管理能力。
而從專利交易的賣方和買方兩個角度觀察，專利風險調查的內(nèi)容又大有不同。我們下面從專利買方的角度，主要在法律層面，從形式與實質兩個方面，介紹專利風險盡職調查的內(nèi)容。
1．形式上的調查
(1)專利權是否已獲得
如果賣方的專利還只是一件專利申請，并沒有獲得國家知識產(chǎn)權局的授權，那么這個專利申請能不能順利獲得授權，不免要充滿疑問。如果專利申請最終未獲批準，即使斥資買下也不能獨占使用。此外，假使專利申請在未來能夠經(jīng)過審查而獲得授權，也要警惕專利申請人為了順利獲得授權，而修改縮小專利權利要求的保護范圍，否則等你獲得專利權時，發(fā)現(xiàn)此時的專利已非交易當時的專利了，因為保護范圍縮小了，商業(yè)價值大打折扣。
(2)專利權是否被終止
有些專利權可能因為沒有按照規(guī)定繳納年費，甚至因為書面聲明放棄等因素而被依法終止了。被終止的專利已經(jīng)進入公有領域，不需要花費金錢即可利用。因此，查明該專利是否被終止，對于買方關系重大。
(3)專利權在哪里有效
專利權具有地域效力，在中國申請的專利只在中國有效，在美國申請的專利只在美國有效。如果你打算買來專利，制造產(chǎn)品，然后銷往美國，那么必須調查賣方賣給你的專利是不是包括美國專利，賣方是否在美國也獲得了專利授權，否則可能另有他人在美國享有專利權，買方的產(chǎn)品出口會受到專利侵權的指控。
(4)專利權何時到期
在我國，發(fā)明專利的保護期為自申請之日起 20 年，實用新型和外觀設計專利的保護期為自申請之日起10 年，超過保護期后，專利技術就進入公有領域，不能獨占其利。因此，專利剩余的有效期限越短，專利的商業(yè)價值也就越低。
(5)專利權由誰享有
只有專利權人，才有權處分其專利轉讓、專利許可等事宜，所以，必須調查一下這個專利是不是由賣方享有。如果賣方是個人的話，還有必要確認一下這是不是非職務發(fā)明創(chuàng)造，防止發(fā)明人將職務發(fā)明創(chuàng)造申請為個人的非職務專利，為未來權屬爭議埋下伏筆。對于賣方受讓而來的專利，不能只看其專利轉讓合同，還要查明該專利轉讓是否已經(jīng)過國家知識產(chǎn)權局的登記，否則賣方仍不是合適的專利權人，還沒有真正成為專利的所有人。
(6)是否取得共有人的同意
如果賣方和他人共有專利權的話，賣方應當獲得共有專利權人的授權才能進行專利轉讓、許可等交易。否則，賣方屬于擅自處分，在法律上歸于無效，從而影響買方的利益。不過，《專利法》第15 條規(guī)定，如果沒有約定的，專利權的共有人可以單獨以普通許可方式許可他人實施專利。
(7)是否對外發(fā)放過專利許可
專利是否發(fā)放過對外許可，對買方利益的影響非常大。如果專利權人已經(jīng)對外發(fā)放了獨占許可或排他許可，并已備案可以對抗第三人時，買方不能再接受專利權人的任何形式的許可，否則買方付了錢也不能使用該專利，只能去追究專利權人的違約責任。
如果專利權人已經(jīng)對他人發(fā)放過普通許可，買方有權再獲得普通許可時，需要評估前面的專利許可，是否會影響自己的商業(yè)利益，同時可以據(jù)此要求降低許可費。在專利權人對外發(fā)放過許可后，如果買方去受讓這個專利權，那么將會受到前手專利許可的極大限制。在前手獨占許可的限制之下，買方無法實施該專利；在前手排他許可的限制之下，買方盡管可以自己使用，但無法再次對外開展許可業(yè)務。
(8)是否存在專利質押等擔保
如果專利已經(jīng)被質押，買下這個專利的風險則很大。一旦專利權人無法清償債務，債權人有權以該專利折價或者以拍賣、變賣該專利的價款優(yōu)先受償。而且根據(jù)《擔保法》第80 條的規(guī)定，專利權出質后，出質人（專利權人）不得轉讓或者許可他人使用，除非經(jīng)出質人與質權人協(xié)商同意的，才可以轉讓或者許可他人使用。
(9)是否正發(fā)生法律爭議
即使是已經(jīng)獲得授權的專利權，也會面臨著許多不確定的法律爭議。比如，可能有第三人基于各種原因，正在請求宣告該專利無效；可能有第三人正在指控專利權人的此項專利侵犯其專利權等在先權利；可能第三人正在請求確認他為此項專利權的所有人。如果賣方的專利權正在發(fā)生諸如此類的爭議，那么很明顯，這里潛伏著巨大的風險，無論專利權是被宣告無效，還是部分無效，或者被判定為侵權，或者被確認歸屬他人，都會影響買方的重大利益。
更重要的是，如果買方中途接手這個燙手山芋，還得耗時耗力耗錢去處理這些法律爭議。在1992年，喬丹公司收購了生產(chǎn)“隨意貼”不干膠和膠帶產(chǎn)品的樂佩(LePage)公司。不幸的是，3M公司那時正在告樂佩公司侵權，禁止樂佩公司開發(fā)和銷售其產(chǎn)品。喬丹公司因此而陷入了專利訴訟的拉鋸戰(zhàn)中，難以自拔。
2．實質上的調查
(1)是否成熟的專利技術
不要誤以為專利就是成熟的科技成果，事實上，大多數(shù)專利技術都是不成熟的，并不能滿足產(chǎn)業(yè)化的需要。有的專利技術僅僅是一個可能實現(xiàn)的技術方案，從技術方案到產(chǎn)品制造往往相距甚遠，如果再到大規(guī)模生產(chǎn)，距離就更遠了，中間還要經(jīng)過一系列工業(yè)性的開發(fā)試驗等。
因此，買方應當評估專利技術是否具有成熟性，是否可以直接或比較容易進行市場應用。不要花了一大筆錢買下專利實施時，才發(fā)現(xiàn)該專利存在目前無法解決的缺陷，或者生產(chǎn)成本太高，市場無法接受，結果在進行投資后又不得不宣布放棄。當然，越不成熟的技術，其交易價格就應當越低，因為買方還要跟進很多產(chǎn)業(yè)化的投資。
(2)是否依賴于背景技術
如果一項專利是在其他專利或者技術秘密（稱為“背景技術”）的基礎上改進獲得的，并且在實施該項專利時，還需要依賴背景技術權利人的許可，才能消除法律上的侵權障礙，那么，單獨買下這個專利還不能自由地加以商業(yè)利用。顯而易見，這種專利的價值受到極大的限制。如果背景技術也為該專利的權利人所享有，則可以協(xié)商一并受讓這些背景技術，或者簽署價格合理的永久許可協(xié)議。
(3)是否存在改進技術
如果專利權人對其專利作了諸多的改進，又申請了獨立的專利或作為技術秘密加以保護，那么應當要求賣方披露這些改進技術的基本信息，以防止賣方日后拿著改進技術的知識產(chǎn)權來敲詐買方高額的許可或轉讓費。在賣方披露這些改進技術的信息后，買方應當評估其知識產(chǎn)權是否值得購買？如果不購買，會有什么影響？假設缺乏改進技術，產(chǎn)品的制造不能達到最佳的效果，那么買下目標專利也許還是不能達到預期的目的。
(4)是否存在配套技術
某一項專利或技術秘密，既不是目標專利的背景技術，也不是目標專利的改進技術，但仍然可能是協(xié)助目標專利發(fā)揮最佳效果的配套技術。這些配套技術如果不能一并取得，將降低目標專利的技術價值和商業(yè)價值。
(5)是否切合買方的需求
通過分析專利的技術價值和商業(yè)價值，可以確認其是否能夠結合買方產(chǎn)品的需求，是否能夠提升買方產(chǎn)品的附加價值，是否能夠彌補買方現(xiàn)有技術的弱點或缺陷，等等。如果不能滿足買方的需求，該專利自然無需交易。
(6)是否欠缺授權的實質條件
通過文獻檢索分析等途徑，檢查目標專利是否存在新穎性、創(chuàng)造性、實用性等方面的缺陷，從而評估專利在將來是否有被宣告無效的可能性。如果買方發(fā)現(xiàn)了充足的證據(jù)，也可以自己提出專利無效宣告的請求，從而無效該專利權，得以免費實施。
(7)專利申請文件是否存在瑕疵
專利申請文件包括權利要求書、專利說明書等文件，其中最為重要的，是權利要求書。如果權利要求的保護范圍寫得很窄，則會影響專利的經(jīng)濟價值，因為它壟斷的市場有限；而權利要求的保護范圍寫得太寬，又容易遭到競爭對手的無效宣告，因為太寬的保護范圍就意味著面臨更多的“在先技術”的挑戰(zhàn)。此外，如果專利申請文件對專利技術的公開不充分，也會受到無效宣告的威脅。
(8)是否易于回避設計
有些專利可以形成強大的技術壁壘，阻擋競爭對手的市場進入或技術研發(fā)。而有些專利只能保護有限的范圍，競爭對手可以輕易進行專利回避設計，繞過專利而不構成侵權。買方可以通過技術和法律上的分析，評估該專利是否易于回避設計。如果易于回避設計，則可以壓低交易價格，甚至無需購買，自己回避開發(fā)，還能擁有新的專利。
(9)發(fā)明人是否支持專利的實施
表面上看，發(fā)明人似乎與專利的交易沒有什么關系，實則不然。因為沒有發(fā)明人的技術支持，有些專利即使買回來也無法實施，或者無法克服一些技術問題。因此，如果賣方專利的發(fā)明人積極參與專利的交易，支持專利的實施，對于買方后續(xù)的專利利用則意義重大。
在并購高科技企業(yè)時，有的企業(yè)還十分看重并購是否包括目標企業(yè)的技術骨干，如果專利開發(fā)的技術人員并沒有包括在收購名單中，那么買方還會思量該項交易的可行性。因為專利技術也需要更新?lián)Q代，對一件專利或一個專利組合進行后續(xù)技術升級，缺少原始開發(fā)者，此項工作會變得非常困難。
(10)專利權人是否具有足夠的技術能力
如果專利權人具有強大的研究開發(fā)能力和技術支持能力，不僅可以持續(xù)改進專利，使專利產(chǎn)品一直處于有利的競爭地位，而且可以有效支持買方開展專利產(chǎn)業(yè)化的工作，使紙上的專利技術落實到現(xiàn)實的生產(chǎn)經(jīng)營中。
(11)專利組合是否存在問題
專利聯(lián)營的興起使專利的風險調查更為復雜，一個打包許可的專利池里，可能存在幾十上百，甚至成千上萬的專利，除了要調查專利池里是否存在垃圾專利（欠缺授權實質條件），相關專利是否在買方的目標市場有效等問題外，更要警惕“一女二嫁”的問題。有的專利池里，看似存在幾個不同的專利，而且在不同的國家獲得授權，但實際上是同一個技術主題和技術內(nèi)容的專利，只是在不同的國家使用了不同的名稱，或者在申請文件上有些許表達上的差異。而專利權人很可能把這些“名為數(shù)個、實為一個”的專利權，在相同的使用范圍內(nèi)多次授權給買方，達到重復收費的目的。
